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O
Conflito de decisões liminares nas demandas envolvendo a tutela dos
direitos incorpóreos contidos nas marcas e patentes
Carlos Ignacio Schmitt Sant´Anna
Advogado integrante de Paulo Afonso
Pereira Consultores
em Marcas e Patentes S/C Ltda
Porto Alegre - RS
(www.pap.com.br)
Introdução. O conflito de liminares entre juízos estaduais e federais
em matéria de propriedade industrial. Os direitos incorpóreos regidos
pela lei n. 9.279/96. As marcas. As patentes e os desenhos industriais. O
problema: o conflito de liminares. Litígios. Ação de abstenção de uso
perante a justiça estadual. Ação de declaração de nulidade perante a
justiça federal. Planos da existência, validade e eficácia, direito
administrativo e direito privado.
INTRODUÇÃO
O presente artigo visa propor a reflexão a
respeito do confronto de decisões liminares proferidas de forma
aparentemente antagônica. Os litígios judiciais envolvendo a tutela dos
direitos incorpóreos contidos nas marcas e nas patentes têm ensejado a
ocorrência de discussões no confronto entre decisões liminares
proferidas por juízos de distinta competência, estadual e federal. Não
raras vezes a solução encontrada pelos tribunais acaba por conduzir o
celeuma à rumos inadequados, ilegais e que ao invés de solucionar a
questão acarretam lesões profundas.
Trata-se especificamente da análise do
aparente, nada obstante inexistente,
choque de liminares proferidas pela Justiça Federal no bojo de
demandas de anulação de atos administrativos
do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI,
suspendendo o efeitos das patentes ou de registros de marcas, face as
liminares proferidas pelos juízos estaduais, em demandas de abstenção
de uso. Embora o tema específico do presente artigo esteja centrado no
conflito de liminares, é importante referir que os efeitos decorrentes de
tal tensão também acabam por atingir até mesmo questões de competência.
A reflexão sobre tal tema e sua solução
pressupõe a prévia compreensão do problema geralmente verificado na
esgrima judicial em propriedade industrial. E o delineamento do litígio,
por sua vez, reclama a prévia noção a respeito dos direitos colocados
em jogo.
OS DIREITOS INCORPÓREOS
REGIDOS PELA LEI Nº 9.279/96
A lei nº 9.279/96, denominada de lei da
propriedade industrial, disciplina direitos incorpóreos de naturezas
diversas: patentes, desenho industrial, marcas, título de
estabelecimentos, sinais de propaganda, símbolos oficiais e concorrência.
No que importa ao presente artigo, verbi
gratiae o conflito de liminares nos litígios envolvendo marcas,
patentes e desenhos industriais.
MARCAS
Cabe inicialmente salientar que as marcas são
sinais identificativos de produtos ou serviços. Sua propriedade é
adquirida através da concessão do registro validamente concedido,
nada obstante ser relevante sinalar que não fluem apenas da propriedade
strictu sensu os direitos do titular:
em se tratando de marcas, o mero pedido de registro validamente depositado
e com a prelação sobre todos outros em concorrência já determina uma
gama de efeitos em prol do tutilar, notadamente o
de defesa, aquele decorrente da realidade que a toda lesão deve
corresponder uma ação.
A propriedade deste ativo pode ser eternizada
mediante sucessivas renovações decenais. O principal direito que emerge
do registro de marca é o do uso exclusivo, o qual assenta-se na proibição
do locupletamento ou enriquecimento ilícito.
JOSÉ
ANTONIO FARIA CORREA ensina que no "regime de direito brasileiro,
o registro é constitutivo de direito e, assim, para que perca a
eficácia, depende de decisão em processo desencadeado nos prazos
legais." Como ensina GAMA
CERQUEIRA, o direito de uso exclusivo assegurado ao titular do
registro de marca "importa, em seu aspecto negativo, que é o de impedir que
terceiros empreguem marcas idênticas ou semelhantes à sua".
PATENTES
As patentes, a seu turno, apresentam-se em
duas modalidades: privilégio de invenção
e modelo de utilidade.
Para a proteção das invenções e das variantes inovadoras delas
decorrentes, o legislador resolveu instituir a proteção através de
certificados denominados cartas-
patentes, dos quais emanam o direito (privilégio
temporário) de uso exclusivo de seu conteúdo ao titular. Nestes
certificados, que possuem um número de registro de processo avaliatório
do INPI, implicitamente avulta a declaração do Estado
de que o titular da patente inventou determinado sistema, processo ou
disposição construtiva possível de ser utilizado industrialmente.
O direito positivo
que decorre para o titular do pedido de patente depositado ou da patente já
concedida é o de uso exclusivo. Assim, decorre disto que o direito negativo
consiste em impedir que outrem utilize de seu privilegio temporário.
Esta gama de direitos deve ser exercitada na forma estipulada pela lei nº
9279/96, notadamente no artigo 40 (prazo do privilégio) e dos artigos 41
à 45, desta mesma lei, os quais estipulam em que condições o direito de
uso exclusivo pode ser exercido.
DESENHO INDUSTRIAL
O desenho industrial, a seu turno, diz
respeito à forma ornamental
inovadora para de determinado objeto. O artigo 95, da lei nº 9.279/96 e
claro a respeito: “Art. 95.
Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto
ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um
produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração
externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”.
Enquanto nas patentes é realizado o exame
de fundo
pelo INPI para concessão do certificado (que visa avaliar função), daí a demora de anos até ser concedida, no caso dos
desenhos industriais o registro é simplesmente concedido, sem tal avaliação,
por isso que sua concessão é célere, não sendo rara a sua concessão
em poucos meses. Uma vez preenchidas as condições formais, o INPI apenas
defere o registro. O que não que dizer que posteriormente o interessado
possa vir a provocar o exame de
fundo e obter a anulação administrativa ou judicial do DI concedido.
Tal qual ocorre nos casos de patentes, o
registro de desenho industrial também confere a propriedade do mesmo ao
titular, com os seus direitos de uso exclusivo.
O PROBLEMA: O
CONFLITO DE LIMINARES
O detentor de registros de marcas, de
cartas-patentes e de registro de desenhos industriais, portanto, pode
exercer o direito de uso exclusivo, mediante o efeito negativo
de impedir que terceiros utilizem tais patrimônios sem sua autorização.
Assim, quando ocorre a infração a tais direitos, o lesado possui o
direito de ingressar em juízo, perante a justiça
estadual, com demandas diversas, condenatórias, de abstensão de uso
e de indenização, cumuladamente, se assim o quiser.
Este tipo de ação via de regra comporta o
pedido de decisão liminar que reprima de imediato o ato ilícito que
estiver sendo praticado contra tais patrimônios incorpóreos. Esta é
liminar geralmente proferida em benefício do titular do direito é da
competência do juízo estadual, pois estão em conflitos direitos
meramente privados.
Observando-se este litígio sob o enfoque do
suposto e apontado infrator de tais direitos, é possível constatar que
é muito freqüente nas
contestações a tais pedidos, a alegação de nulidade de tais
direitos. E, nestes casos, além da contestação e do respectivo agravo
de instrumento contra a decisão liminar eventualmente deferida em prol do
autor neste feito perante a justiça estadual, via de regra o suposto
infrator providencia o concomitante – ou até mesmo preparatoriamente
– ajuízamento de demanda de declaração de nulidade do registro da
marca, do desenho industrial ou das cartas-patentes. Aqui se está a
referir-se das conhecidas ações de nulidade, de competência absoluta da
justiça federal, por força do
inciso I, do artigo 109, da Constituição Federal.
E aqui situa-se o problema: não raras vezes,
de um lado, aflora primeiramente uma decisão liminar proferida pelo juízo
estadual, ordenando o imediato uso do patrimônio sob tutela, nada
obstante, de outro lado, seja logo após proferida outra liminar, desta
vez pelo juízo federal, suspendendo os efeitos do registro de marca, do
registro de desenho industrial ou da carta-patente. Na verdade, o problema
surge um pouco antes do deferimento da liminar pelo juízo federal:
este, antes de conceder a liminar suspensiva dos efeitos do título
conferido pelo INPI, no mais das vezes depara-se com enorme dúvida diante
do fato de que o réu desta ação de nulidade já possui uma liminar
proferida pelo juízo estadual em seu favor.
Em muitos casos, o juizo federal, na angústia
de saber que já existe uma decisão liminar proferida no foro estadual,
simplesmente indefere o pedido de liminar, diante deste fato processual
objetivo, julgando que com isto estará a evitar potencial conflito de
liminares. No entanto, o problema é aparente e não real. Não há
conflito algum, pois estas referidas liminares antecipam o mérito de
demandas cuja causa de pedir são completamente distintas. Esta realidade é clara
e deixa pouca margem á discussões, pois aflora da análise do contexto
de que cada uma se opera em planos
distintos da formação do direito.
E aqui cabe a ressalva que não se pretende
desconsiderar a controvérsia que existe no tema envolvendo a aplicação
de institutos de direito privado ao direito público administrativo.
Julgamos que ao invés de afirmar que a teoria das nulidades, proposta
para o direito privado, seja aplicável ao direito público, optamos por MIGUEL REALE :
“não
se trata, porém, de aplicar no Direito Público cânones consagrados nos
domínios do direito privado, mas sim reconhecer que a questão se situa,
primordialmente, no plano da Teoria Geral do Direito, oferecendo
particularidades conaturais aos diversos ramos da experiência jurídica.”
Vencida esta relevante questão, prossegue-se.
A decisão de antecipação de tutela
proferida pelo juízo estadual é proferida em demanda cuja causa de pedir
é justamente a infração a um direito pré-constituído e
corporificado no certificado emitido pelo INPI. Ou seja, o juízo estadual
parte do pressuposto de que o certificado de registro de marca, o
certificado de registro de desenho industrial ou a carta-patente, sejam íntegros
e sem mácula legal. Atua, portanto, aceitando
o título, pura e simplesmente, no plano da eficácia.
Vale dizer, recebe e aceita os efeitos
que então se irradiam do certificado, posto que hígido e vigente por força
de ato administrativo praticado pelo INPI dentro da órbita de sua
atividade finalistica.
A emissão dos certificados do INPI (registro de marca, registro de desenho industrial e cartas-patentes)
se traduz em dever de declaração
de vontade do ente público, no sentido de declarar a existência de
certos requisitos, constituir um
direito ao particular, por solicitação deste, atividade cujo resultado
será corporificado num título. Como este resultado foi “querido”,
possui os contornos de negócio jurídico,
destinado à plenitude de sua finalidade.
A plena realização do negócio jurídico deve ser sempre investigada sobre três planos: “Plano
da existência, plano da validade e plano
da eficácia são os três planos nos quais a mente humana deve
sucessivamente examinar o negócio jurídico, a fim de verificar se ele
obtém plena realização”.
Não é desnecessário ou redundante lembrar
que o processo lógico do juízo estadual não investiga e menos ainda
se manifesta a respeito do conteúdo ou validade deste certificado. E
nem poderia, face a delimitação cogente da competência
constitucionalmente estabelecida (art. 109, I, da CF) à justiça federal
para o exame da validade dos atos praticados por entes da união e
autarquias, no caso aqui examinado, um ato praticado pelo INPI.
Ele atua, como já dito, no plano da eficácia, que no caso do negócio jurídico não se trata
de qualquer eficácia prática, ”mas
sim, tão-só, da sua eficácia
jurídica e, especialmente, de sua eficácia própria ou típica, isto é, da
eficácia referente aos efeitos manifestados como queridos.”
A avaliação da eficácia
é algo tênue e estrutura-se na observação da presença dos ditos fatores
de eficácia, que são elementos que conferem ou determinam a irradiação
dos efeitos específicos pretendidos pelo negócio
jurídico. JUNQUEIRA DE AZEVEDO
, a respeito, classifica os fatores
de eficácia em três modalidades: a)
os fatores de atribuição da eficácia em geral (tidos como os
fatores mais básicos, sem os quais o ato praticamente não produz efeito);
b) os fatores de atribuição
a eficácia diretamente visada (aqui o negócio produz alguns efeitos, mas não os diretamente visados)
e, finalmente, c) os fatores de
atribuição de eficácia mais extensa (ocorre
aqui a plenificação dos efeitos, inclusive aqueles contra terceiros ou erga omnes).
Os pedidos de certificados e cartas-patentes depositados pelos entes privados diante do INPI
percorrem este iter lógico
durante a tramitação administrativa. Por ocasião do esgotamento do
prazo recursal final (cujo termo inicial é a publicação da decisão de concessão
definitiva) implementa-se com majestade o terceiro fator
eficacial. O certificado existe, é válido e produz efeitos. Pronto e
acabado para a sua utilização no mundo dos fatos humanos e sociais.
Enquanto não for desconstituído deve ser observado e acatado como
perfeito, permitindo a extração de todos os efeitos que afloram deste
direito. Se presentes as condições da legitimidade
e da lesão à este direito, o
juiz que for provocado para impor coercitivamente a tutela ao direito ali
contido nada poderá fazer contra a força
irradiante deste título. O juizo é obrigado a conceder a liminar, se
presentes os elementos processuais respectivos, mesmo que visualize ao
fundo alguma causa de invalidade.
A menos, é claro, que visualize algum problema de ordem processual que não
permita o avanço do processo.
Nunca poderá eximir-se de conceder a liminar
alegando a existência desta eventual e aparente causa de invalidade, por carecer de competência para isto, pois somente
tem “permissão” para ingressar nesta seara o juizo competente
para anular o ato, que é praticado por ente federal. Somente o juizo
federal, pois, poderia ingressar neste mérito. Pois “dizer’ que um
certificado do INPI em vigência contém esta ou aquela mácula, significa
desenvolver atividade jurisdicional incidente sobre ato administrativo
praticado por autarquia federal e, portanto, possuidor de índole federal,
próprio da Justiça Federal. O que, obviamente, é vedado à Justiça
Estadual.
Assim como também seria vedado à Justiça
Federal resolver ou julgar ação com causa de pedir de competência da
Justiça Estadual, sob a alegação de conexão com base no certificado em
litígio: é impossível reunir processos da justiça federal e estadual,
alegando-se conexão apenas com base no fato de que ambas as demandas
possuem em comum um certiifcado de marca, de patente ou de desenho
industrial. Além da barreira intransponível da competência, há também
o fato de ordem prática de que não há possibilidade de julgamento
contraditório. Suponha-se, por exemplo, uma ação perante a Justiça
Estadual, versando sobre patente, marca ou desenho industrial, tramite
mais rápido e permita ao detentor do certiicado executar a sentença
antes mesmo de transitar em julgado a anulatória na Justiça Federal.
Posteriormente, a ação na Justiça Federal é julgada procedente e
anula-se o título que serviu de base perante a Justiça Estadual.
Continua a não ocorrer contradição. Houve mero descompasso do tempo
dos direitos. Que pode determinar reparação civil. Neste caso, em
momento algum a sentença anulatória da Justiça Federal estará
contradizendo a sentença de procedência abstensiva da Justiça Estadual.
Pois ela somente declarou a nulidade do título, desconstituindo-o e
fazendo desaparecer a base de
irradiação dos efeitos de exclusividade de uso. Ao passo que a
sentença proferida pela Justiça Estadual terá apenas feito valer os
direitos de uso exclusivo daquela base
de irradiação de efeitos. Como resolve-se isto? Simplesmente
mediante o uso da questão
prejudicial, suspendendo-se a demanda perante a Justiça Estadual.
Esta é uma medida melhor e mais correta do que reunir processos em juizo
incompetente para tal.
Então, nem o Juízo Federal e nem o Juízo
Estadual podem avocar para si o julgamento de demandas envolvendo direitos
em propriedade industrial para a qual não lhes assista competência.
O juiz estadual pura e
simplesmente “aceita” o certificado e não emite juízo a respeito do conteúdo
que existe encerrado no sítio remoto do plano
da validade. Esta é, pois, a atividade lícita lógico-jurídica
desenvolvida pelo juízo estadual ao conceder uma decisão liminar de
antecipação de tutela, ordenando a imediata abstensão de uso da marca,
patente ou desenho industrial, ou ainda mandando apreender objetos que
configurem a lesão a tais direitos.
Situação extremamente diferente ocorre no
silogismo da concessão de antecipação de tutela pelo juízo federal em
demandas de declaração de nulidade destes certificados, ao ensejo de sua
competência constitucionalmente estabelecida. Ao deferir medida de
antecipação de tutela de suspensão dos efeitos do título concedido
pelo INPI, o juízo federal estará a antecipar efeitos da sentença de
uma ação cuja causa de pedir consiste na nulidade
de ato administrativo. Ou seja, causae
petendi muito distinta da ação ajuizada perante a Justiça Estadual.
Ao suspender os efeitos do título conferido
pelo INPI o juízo federal o faz com fundamento em possível patologia ou
mácula, fenômeno jurídico cuja origem somente pode situar-se no plano
da validade. Ou seja, a sua cognição
a respeito do certificado inquinado de nulo opera-se na substância interna
do mesmo, pois o fundamento da ação de nulidade é de que o ato
praticado pelo INPI foi maculado com eiva legal.
Então, aqui o juízo despreza a eficácia, pois atua em momento anterior, no plano da validade.
Acata a alegação e realiza o joeiramento
prévio na estrutura da validade. Ao suspender liminarmente o
certificado, portanto, estará a dizer que existem fortes elementos
indicativos de que o mesmo não possui validade.
JUNQUEIRA
DE AZEVEDO
leciona que “a validade é, pois, a qualidade, que o negócio deve ter, ao entrar
no mundo jurídico, consistente em estar de acordo com as regras jurídicas
(“ser regular”). Validade é, como o sufixo da palavra indica,
qualidade de um negócio existente. “Válido” é adjetivo com que se
qualifica o negócio jurídico formado de acordo com as regras jurídicas”.
Os requisitos, por sua vez, são aqueles caracteres, que a lei exige
(requer) nos elementos do negócio entre o plano da existência
e o plano da validade: o primeiro é plano de substâncias, no
sentido aristotélico do termo: o negócio existe e os elementos são; o
segundo é, grosso, um plano de adjetivos: o negócio é válido e os
requisitos são as qualidades que os elementos devem ter. Há no primeiro
plano: a existência, o negócio existente e os elementos sendo. Há, no
segundo: a validade, o negócio válido e os requisitos como qualidades
dos elementos.”
O ingresso no plano
da validade em se tratando de títulos emitidos pelo INPI se processa
observando-se a formação, os
atos administrativos praticados neste desiderato. A lei n. 9.279/96
relaciona os requisitos para a concessão de tais chancelas por parte do
INPI. A não observância das mesmas por parte deste órgão concessor
acarreta nulidade absoluta. Em outras palavras, a validade deste título
passar a inexistir, pois houve desacordo com os termos da lei, que é
elemento básico da validade.
Por isso, diferentemente do juízo estadual,
ao antecipar os efeitos da sentença de declaração de nulidade do
certificado, o juiz federal no exercício de sua competência atinge o âmago
da patente, marca ou desenho industrial,
desenvolve sua jurisdição
no plano da validade. Ele ingressa no interior do certificado, para
observar se a substância que preenche aquele documento oficial contém
algum elemento patológico legal, tal qual o médico que investiga o
interior do corpo humano com uma sonda.
A observação atenta da estrutura de ambas
as liminares, revela que se tratam de decisões proferidas em planos
absolutamente distintos e claramente definidos. O único ponto em comum é
que em ambos os casos o certificado concedido pelo INPI influencia a decisão.
Somente isto. Na prática, a prolação de medida liminar suspendendo os
efeitos do certificado, acaba por afastar o fundamento da liminar
proferida pelo juízo estadual e assim o fazendo não estará afirmando o
contrário do que este último afirmou em sua jurisdição de urgência.
Pois ao suspender o certificado o juízo federal está apenas a afirmar
que a patente pode ser nula, ao passo que o juízo estadual apenas afirmou
que o titular do certificado possui o direito de uso exclusivo, pois o
certificado está vigente e irradiando efeitos. Substratos fáticos
completamente distintos. A conclusão de tal apanhado é a de que não há
conflito algum entre tais liminares.
Justamente por isto é que existem muitos
casos cuja liminar proferida pelo juízo estadual posteriormente perdeu
sustentáculo por decorrência de decisões de antecipação de tutela que
suspenderam os efeitos dos atos praticados pelo INPI na concessão de suas
chancelas. A este exemplo cite-se o caso do detentor de carta-patente de
privilégio de inventor de maquinário de pulverização de lavoura, o
qual ingressou perante a justiça estadual de Goiás contra empresa
fabricante de maquinário similar no estado do Rio Grande do Sul. A
liminar foi concedida ordenando-se que o mencionado fabricante se
abstivesse de continuar a expor, fabricar ou usar máquinas contendo o
objeto da referida patente.
A empresa gaúcha contestou o feito e
ingressou com agravo de instrumento. Concomitantemente a isto, ingressou
com demanda de anulação perante a Justiça Federal de Carazinho,
alegando que a patente do adversário havia sido indevidamente concedida,
pois seu objeto já pertencia ao estado
da técnica, por ocasião do depósito de seu pedido de concessão.
Diante de provas robustas e mesmo tendo ciência de que existia outra liminar
proferida pelo juízo estadual de Goiás, o juízo federal acabou por
conceder a medida pleiteada, suspendendo os efeitos da referida
carta-patente.
Decisão, aliás, proferida antes mesmo do
Tribunal de Justiça de Goiás manifestar-se quanto ao pedido de liminar
suspensiva manejado no bojo do agravo de instrumento que havia sido
interposto contra a interlocutória estadual proferida nos autos da ação
promovida pelo titular da carta-patente.
Por isso se disse ao início do presente
ensaio que não existe conflito entre as liminares proferidas por juízos
estaduais e por juízos federais tendo-se por base os certificados
emitidos pelo INPI. A existência prévia de liminar proferida por juiz
estadual não inibe que o juízo estadual profira decisão suspendendo os
efeitos do certificado. O que se deve observar é a extensão ou força
das liminares: a liminar federal sempre atuará de forma mais extensa ou
profunda que a liminar estadual, derrogando esta última, por afastar o
seu fundamento principal que é a existência de um título existente, válido
e eficaz.
Art. 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo
registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei,
sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território
nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o
disposto nos arts. 147 e 148.
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